Chương 1: Lý luận chung về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu. Chương 2: Những quy định của pháp luật hiện hành về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu. Chương 3: Thực trạng hành vi xâm phạm và phương hướng hoàn thiện pháp luật về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu. z Chƣơng 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU 1.
Khái niệm nhãn hiệu và hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 1. Khái niệm nhãn hiệu và phân biệt nhãn hiệu với các đối tượng khác 1. Khái niệm nhãn hiệu Xuất phát từ bản chất là dấu hiệu để phân biệt hàng hoá, dịch vụ cùng loại của các chủ thể kinh doanh khác nhau, nhãn hiệu ra đời trên cơ sở nền sản xuất hàng hoá nên lịch sử hình thành và phát triển của nó gắn bó chặt chẽ với lịch sử hình thành và phát triển của nền sản xuất hàng hoá. Dưới góc độ khoa học pháp lý, khi đưa ra khái niệm nhãn hiệu, chúng ta không những phải chú ý đặc điểm trên mà còn phải xem xét khái niệm này theo các giai đoạn lịch sử, các trường phái, hệ thống pháp luật trên thế giới.
Vào thời Cổ đại, các nhãn hiệu đầu tiên đã xuất hiện tại Ấn Độ cách đây 3.000 năm, tại Trung Quốc và La Mã cách đây 2.000 năm dưới dạng các chữ ký, dấu hiệu trên các sản phẩm thủ công, mỹ nghệ… đem giao lưu trong nước hoặc trao đổi giữa các nước và nó đặc biệt phát triển vào thời Trung đại. Đào Minh Đức trong bài "Thương hiệu-lôgô-nhãn hiệu", nhãn hiệu (brand) bắt đầu từ việc đánh dấu sản phẩm bằng cách đốt tro (to burn) của người Ai Cập và La Mã nhằm "bảo đảm tín nhiệm và khả năng mua lại sản phẩm của khách hàng" [34]. Như vậy, nhãn hiệu khi mới ra đời chỉ là dấu hiệu đơn giản dùng để phân biệt hàng hoá của các thương gia và nhà sản xuất hơn là có giá trị về mặt kinh tế. z Ở thời hiện đại, dựa trên chức năng chỉ dẫn nguồn gốc và chức năng phân biệt của nhãn hiệu, người ta định nghĩa: "Một nhãn hiệu hàng hoá là bất kỳ dấu hiệu nào có khả năng phân biệt hàng hoá của doanh nghiệp này với hàng hoá của các đối thủ cạnh tranh" [62].
Dựa trên chức năng phân biệt, có thể định nghĩa "Nhãn hiệu là một dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá của một doanh nghiệp này với hàng hoá của những doanh nghiệp khác" [62]. Đây là cách tiếp cận tại Mục 1(1)(a) của Luật Mẫu WIPO về Nhãn hiệu hàng hoá, Tên thương mại và Cạnh tranh không lành mạnh cho các nước phát triển năm 1967 cũng là cách tiếp cận phổ biến trên thế giới và ưu việt hơn các cách tiếp cận trên. Nguyên nhân là mặc dù chức năng nguồn gốc và chức năng phân biệt có sự gắn bó chặt chẽ, nhưng trong tương quan so sánh với chức năng nguồn gốc, chức năng phân biệt là chức năng chính, dễ nhận biết, tiếp cận, ghi nhớ hơn và quan trọng hơn vì nó gắn bó chặt chẽ với việc phân biệt hàng hoá thông qua việc nhãn hiệu được sử dụng trên thực tế. Khoản 1, Điều 15, Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền SHTT (TRIPS) quy định: Bất kỳ dấu hiệu nào có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của một doanh nghiệp với hàng hoá, dịch vụ của các doanh nghiệp khác đều có thể làm nhãn hiệu.
Các dấu hiệu phải có khả năng được đăng ký là nhãn hiệu. Trường hợp bản thân các dấu hiệu không có khả năng phân biệt, các Thành viên có thể quy định khả năng được đăng ký phụ thuộc vào tính phân biệt đạt được thông qua việc sử dụng. Các Thành viên có thể quy định điều kiện để được đăng ký là nhãn hiệu là dấu hiệu nhìn thấy được [79]. Đây là khái niệm rất rộng.
Nhãn hiệu theo quy định trên bao gồm nhãn hiệu hàng hoá và dịch vụ, không giới hạn ở nhãn hiệu được nhìn thấy mà có thể cả các nhãn hiệu được cảm nhận thông qua các giác quan khác miễn là nó "có khả năng phân biệt" và "có khả năng được đăng ký là nhãn hiệu". Chức năng z phân biệt của nhãn hiệu của nhãn hiệu có thể đạt được từ chính bản thân dấu hiệu cấu thành nhãn hiệu hoặc đạt được qua quá trình sử dụng. Khoản 1, Điều 6, Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ năm 2001 về quan hệ thương mại (BTA) định nghĩa: Nhãn hiệu được cấu thành bởi dấu hiệu bất kỳ hoặc sự kết hợp bất kỳ của các dấu hiệu có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của một người với hàng hoá, dịch vụ của người khác, bao gồm từ ngữ, tên người, hình ảnh, chữ cái, chữ số, tổ hợp màu sắc, các yếu tố hình, hình dạng của hàng hoá hoặc hình dạng của bao bì hàng hoá [79]. Khái niệm nhãn hiệu của Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) đưa ra dựa trên quy định của Luật nhãn hiệu của Hoa Kỳ (Lanham Act): Nhãn hiệu hàng hoá (trademark) là bất kỳ từ ngữ, tên gọi, biểu tượng, hình vẽ hoặc bất kỳ sự kết hợp nào được sử dụng hoặc nhằm mục đích sử dụng trong thương mại để nhận biết, phân biệt hàng hoá của người sản xuất, kinh doanh này với hàng hoá của người sản xuất, kinh doanh khác và chỉ ra nguồn gốc của hàng hoá.
Nhãn hiệu dịch vụ (service mark) là bất kỳ từ ngữ, tên gọi, biểu tượng, hình vẽ hoặc bất kỳ sự kết hợp nào được sử dụng hoặc nhằm mục đích sử dụng trong thương mại để nhận biết, phân biệt dịch vụ của nhà cung cấp này với dịch vụ của nhà phân phối khác và chỉ ra nguồn gốc của dịch vụ [82]. Nhìn chung, hai khái niệm trên đều đưa ra những đặc điểm chung nhất của nhãn hiệu được hầu hết các quốc gia và TRIPS điều chỉnh. Nhãn hiệu bao gồm nhãn hiệu hàng hoá và nhãn hiệu dịch vụ ở dạng hai chiều hoặc dạng ba chiều, có cả chức năng nguồn gốc lẫn chức năng phân biệt. z Với các nội dung khác, luật pháp Hoa Kỳ đều có cơ chế điều chỉnh bổ sung.
Về tính phân biệt của sản phẩm đạt được thông qua quá trình sử dụng, Luật pháp Hoa Kỳ cho phép các nhãn hiệu không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ (thoả mãn ngay từ đầu tính phân biệt) như trường hợp mang tính mô tả sản phẩm, đang được sử dụng và được đăng bạ tại sổ đăng bạ phụ (supplemental register) có thể được thừa nhận là có tính phân biệt nếu người chủ sở hữu chứng minh được rằng qua quá trình khai thác, tuyên truyền và tiếp thị, ý nghĩa mang tính mô tả ban đầu của nhãn hiệu đã bị thay thế bởi khái niệm nhận biết nguồn gốc sản phẩm. Trong trường hợp ấy, nhãn hiệu có thể được tiếp tục đăng ký vào sổ đăng bạ chính (principal register) áp dụng với các nhãn hiệu đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ. Về các loại nhãn hiệu không trực tiếp "nhìn thấy được" bằng mắt thường, mặc dù không trực tiếp đề cập trong khái niệm trên nhưng vẫn được pháp luật Hoa Kỳ thừa nhận và USPTO thực tế đã cấp rất nhiều nhãn hiệu đăng ký cho các nhãn hiệu âm thanh và mùi vị. Hoa Kỳ là nước đầu tiên cấp đăng ký cho nhãn hiệu mùi vị là nhãn hiệu mùi thơm tươi mát của Plumeria dùng cho chỉ may và thêu ren vào năm 1990 [62].
Philip Kotler, chuyên gia marketting hàng đầu thế giới, tương tự như vậy cũng cho rằng: "Nhãn hiệu là tên, thuật ngữ, dấu hiệu, biểu tượng, hình vẽ hay sự phối hợp giữa chúng, có công dụng dùng để xác nhận hàng hoá, dịch vụ của người bán và phân biệt chúng với các hàng hoá, dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh" [12]. Như vậy, đa số các khái niệm hiện đại trên đều đề thể hiện ba nội dung: về thuật ngữ, nhãn hiệu theo nghĩa rộng bao gồm cả nhãn hiệu hàng hoá và nhãn hiệu dịch vụ; về chức năng, nhãn hiệu có cả chức năng nguồn gốc và chức năng phân biệt trong đó chức năng phân biệt là cơ bản; về dấu hiệu, nhãn hiệu có thể gồm các dấu hiệu hình, chữ hoặc kết hợp giữa chúng ở dạng hai hoặc ba chiều. Đối với pháp luật Việt Nam, khái niệm nhãn hiệu cũng có sự thay đổi qua các thời kỳ. z Giai đoạn trước năm 1975, Dụ số 5 ngày 01/4/1952 về nhãn hiệu của chính quyền Bảo Đại quy định về "nhãn hiệu" hay "thương hiệu" dùng cho sản phẩm hay thương phẩm, Luật số 13/57 ngày 01/8/1957 của Nghị viện Việt Nam Cộng Hoà về nhãn hiệu sản xuất và thương hiệu quy định "nhãn hiệu sản xuất" dùng cho các sản phẩm kỹ nghệ hoặc canh nông, Nghị định số 175/TTg của Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ngày 03/04/1958 về thể lệ nhãn hiệu thương phẩm quy định về "nhãn hiệu thương phẩm" dùng cho thương phẩm.
Tuy nhiên, "nhãn hiệu" ở đây nghiêng về khái niệm "nhãn hàng hoá" nhiều hơn và chưa có sự phân biệt rõ với "thương hiệu". Giai đoạn từ năm 1975-2004, Nghị định số 197/HĐBT ngày 4/12/1982 của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Điều lệ về nhãn hiệu hàng hóa, Pháp lệnh Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp 1989, Bộ luật dân sự 1995 và các văn bản hướng dẫn thi hành đều thống nhất quy định: Nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau. Nhãn hiệu hàng hóa có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc. "Tính phân biệt" của dấu hiệu đăng ký làm nhãn hiệu không chỉ được xem xét trên cơ sở bản thân dấu hiệu mà còn thông qua quá trình dấu hiệu được sử dụng rộng rãi (Điểm a, khoản 2, Điều 3 của Nghị định 197/HĐBT).
Mặc dù là khái niệm pháp lý đầu tiên phản ánh đúng bản chất của nhãn hiệu nhưng nó cũng bộc lộ rất nhiều hạn chế. Nội dung khái niệm rất hẹp khi xếp các nhóm dấu hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt vào nhóm các dấu hiệu không được chấp nhận là nhãn hiệu hàng hoá. Quy định về dấu hiệu giống hoặc tương tự cũng rất hẹp vì nó chỉ áp dụng cho "cùng một loại hàng hoá".